I criteri interpretativi in tema di accertamento di nullità del marchio per mancanza di capacità distintiva e l'operatività del secondary meaning

Nell’ampio scenario del diritto dei marchi, il requisito della capacità distintiva è spesso fonte di dubbi interpretativi. In via generale si può sostenere che la capacità distintiva di un marchio sus- siste qualora le parole scelte come marchio non siano segni divenuti di uso comune nel linguag-gio corrente o negli usi di commercio, non siano denominazioni generiche di prodotti o servizi e non siano indicazioni descrittive (ossia segni che in commercio servono a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, l’epoca di fabbricazione del prodotto o del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio). Pertanto, per evitare la nullità di un marchio bisogna prestare attenzione al fatto che esso sia distintivo e non descrittivo del bene o servizio. Tuttavia il requisito della capacità distintiva del marchio non è di per sé og- gettivo ed ogni qualvolta si proponga un’azione (ovvero si sollevi un’eccezione) di nullità di un marchio per mancanza di tale requisito, sarà necessario effettuare un’analisi “caso per caso”. La giurisprudenza nazionale ed europea, per rilevare la sussistenza (o meno) di tale requisito, oltre all’esegesi del dettato normativo, ha fatto ricorso ai criteri interpretativi basati sui fattori sonori-visivi-concettuali ed al fattore comunicazione del marchio. La sussistenza (o meno) della capacità distintiva di un marchio, dipenderà quindi dal risultato dell’esame congiunto dei suddetti fattori (sonori-visivi-concettuali oltre che, più ampiamente, dal fattore comunicazione). Per ulti- mo (ma non meno importante), prima di accertare la nullità di un marchio per mancanza di capacità distintiva, se richiesto da una delle parti, bisognerà valutare anche l’applicabilità del secondary meaning. Nell’ipotesi in cui sia applicabile tale istituto esso renderebbe “immune” un marchio descrittivo dalla domanda o eccezione di nullità.